專利權無效是經請求人申請、專利複審委員會審查,對已授予的專利作出無效的決定。專利權被授予後,如認為不符合法律規定,任何人和單位均可依專利無效程序請求專利複審委員會宣告該專利權無效。尤其當企業遇到專利侵權訴訟時,專利律師在應訴之外,首選的應對就是提出專利無效,起到釜底抽薪之效。
專利無效最重要的是需要有好的證據,好的證據代表專利無效就成功了一大半。但是好證據不會從天上掉下來的,往往需要專利代理人曆經千辛萬苦、大浪淘沙檢索而來。外觀設計專利,作為國内專利三大類型之一,由于其簡單、直觀的特性,更容易被抄襲侵權,因而外觀專利的無效檢索更為重要。
外觀設計專利的無效檢索中,最常用的檢索方式就是找出該目标專利的申請日以前國内外已經公開的外觀設計專利,或者是在目标專利的申請日以前申請并且後公開的外觀設計專利(即抵觸申請)。這是外觀設計專利檢索的首選,因為用已經公開的外觀設計作為證據,各角度的圖片較全,對比方便,同時證據可以直接使用,不需要公證保存。然而,往往很多時候外觀設計很難找到很相似的在先申請的外觀設計證據,檢索到的證據必須足夠的相似才有較大的勝訴,從而引出我們今天要探讨的幾種實戰中的四種“另類”檢索,希望可以起到抛磚引玉的作用。
1、網頁新聞證據
外觀設計的無效使用的網頁證據,必須具備一些基本的條件,就是真實性、時效性和有效性;簡單地說,真實性的意思是這個證據不是假的,也不應該是作假得到的;時效性是能顯示公開時間,例如最常見的“發布時間”;有效性,是指證據的内容詳細程度足以作為該外觀設計專利無效所需的要求。
小編分享的案例為一件2012年07月申請的外觀設計201230292548.X “智能型警用自行車”,該外觀設計車身為山地自行車,車頭自上而下設有頭燈1、橫向長條形的信息牌2及兩邊前警示燈3和4、喇叭5;車架中部整體為斜三角形,車架上橫杆上部放置條狀警棍6,車架右下斜杆内側放置水壺7;鍊條蓋8為半蓋狀;尾架中間一長方體箱體9、兩側邊箱10、及右後側安裝後警示燈。
這個外觀設計并未找到申請日以前公開的相似的外觀設計,筆者隻好直接百度查找網頁,使用了“自行車”、“警用”、“發布”等關鍵詞組合,幸運地找到了一份關鍵的證據:一篇電視台的視頻新聞報道,發布于2012年5月5日(申請日之前),并且視頻中有多個視角可以截圖,如此将改網頁進行公證,細微差異的部分(頭燈、邊箱、水壺架),通過其它證據進行彌補即很容易無效成功。
2、網上商城
由于網頁檢索用的是關鍵詞檢索,往往不一定能檢索到對應的網上商店的産品;而考慮到複審委員對證據的認可度,網上商城一般選擇京東、天貓、卓越等大商場,先查找是否有相似的産品圖片,然後想辦法找到發布日期,例如上架日期、評價日期等等。筆者接觸過的一個外觀設計201230634537.5“魔方插座”的無效檢索,申請日期為2012年12月;
經過在京東的插座産品的檢索,找到了非常相似的産品,并且有明确的上架日期2012-10-11。可惜的是由于其它原因并未提出無效,也未做相關公證保存。
3、新浪微博、QQ空間
與上述的網店相似,新浪微博、QQ空間甚至論壇都是可以檢索的方向。在一個外觀設計專利如果檢索不到相似的專利,說明該設計有可能是專利權人自己設計的,這種情況下可以優先考慮檢索跟專利權人相關的網絡商業宣傳的信息,尤其是其官網、旗航店、微博等等;至于優先選擇新浪微博、QQ空間,主要是其發布的可信度高,内容及時間的真實性可以得到複審委的認可。
筆者接觸的一個申請日為2017年7月的外觀設計201730258124.4 的無效檢索:
最終通過專利權人的關聯企業的新浪微博上找到了該産品的“提前發布”的照片,僅存在為細微區别,成為無效該案的有利證據。
4、微信公衆号
與上述的新浪微博的證據相似,2017年轟動一時的咪哒mini K正式起訴友唱等侵權案索賠1.6億元的主角專利2015年5月申請的201530160717.8 “練歌錄音房(斜角)”,在被無效中,關鍵證據3. 19是一篇由微信公衆号“遊藝風”于2015年03月21日發布的題為《克強經濟:互聯網 電玩【華億新品發布序】》的網絡報道。
該無效決定的決定要點值得我們學習:“任何人登陸微信平台均可通過搜索的方式找到、進入任意微信公衆号并查看曆史消息,微信公衆号發布的消息隻能删除,任何人不能修改、編輯。本案中,涉案專利與對比設計的區别僅在于局部細微變化,或者對比設計未公開使用時不容易看到的部位或某些局部細微的設計,二者的區别不足以對整體視覺效果産生顯著影響,二者不具有明顯區别”。
最後,外觀設計的無效,并非就隻能檢索外觀設計或者網絡證據,有時候檢索結構性比較強的産品的外觀設計,檢索實用新型和發明專利作為證據也是一個不錯的選擇。
小結
外觀設計專利,除非是全新設計或者市場上極為冷門的産品,要不然網絡上多少會在申請日之前出現類似的公開圖片,或是專利權人或者利益關聯人不小心公開的,或是同行競争對手的相似産品提前公開,往往會有迹可循,也為檢索的代理人提供更多的檢索途徑。
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