1968年,梵克雅寶有限公司(下稱梵克雅寶)從一座阿拉伯宮殿中的噴水池中得到靈感,設計推出了首款“四葉幸運Alhambra”系列的項鍊,此後逐漸擴展為主打系列,并被中國消費者昵稱為“四葉草”。該系列已經成為梵克雅寶的标志性設計元素,梵克雅寶也将該三維标志申請注冊了立體商标。
然而,因為“四葉草”三維标志,梵克雅寶深陷一場立體商标權無效宣告請求糾紛。
中國商标網信息顯示,截至目前,梵克雅寶名下共有151件商标申請記錄,最早一件的商标申請于1986年提交。2014年11月,梵克雅寶向原國家工商行政管理總局商标局提交了兩件立體商标注冊申請,标志均為梵克雅寶的珠寶首飾商品上常見的“四葉草”形狀。2016年1月,兩件立體商标獲準注冊,核定使用在珠寶首飾、戒指(首飾)、手镯(首飾)、手表等第14類商品上。
“四葉草”立體商标(圖片來源:中國商标網)
2018年4月,針對上述兩件立體商标中的第15736970号“四葉草”立體商标(下稱訴争商标),上海瑷晶珠寶有限公司法定代表人畢某某提出無效宣告請求,主張訴争商标屬于商标法第十一條第一款第(三)項規定所指“其他缺乏顯著特征”的标志,不得作為商标注冊。
對此,梵克雅寶提交了關于“四葉草”立體商标的說明、訴争商标的廣告投放、使用“四葉草”立體商标的商品圖片、該公司的維權記錄及訴争商标保護先例等證據,用以證明訴争商标具有獨創性及顯著特征,而且經過使用其顯著特征得到進一步增強。
2019年7月,國家知識産權局作出裁定,認定訴争商标構成商标法第十一條第一款第(三)項規定的情形,而梵克雅寶提交的證據不足以證明訴争商标經過使用已取得顯著特征,據此裁定對訴争商标予以無效宣告。
梵克雅寶不服上述裁定,随後向北京知識産權法院提起行政訴訟稱,訴争商标由其獨創,具有區别于其他一般珠寶的多處獨特設計,具有識别商品來源的功能,可以作為識别商品來源的标識;訴争商标經過梵克雅寶公司的長期使用,可以起到區分商品來源的作用,可以作為商标注冊和使用。
經審理,法院一審判決駁回來梵克雅寶的訴訟請求。
梵克雅寶不服一審判決結果,繼而向北京市高級人民法院提起上訴,主張訴争商标作為一件獲準注冊的商标,事實與法律上均具有顯著特征,不能僅僅因為訴争商标是以商品自身形狀體現的三維标志而直接否定其具備可識别性,而且訴争商标經過使用強化了顯著特征,相關公衆已經能夠将訴争商标與梵克雅寶形成對應關系,若将訴争商标予以無效宣告,将會損害梵克雅寶和相關公衆的合法權益,破壞已經形成的認知習慣和穩定的市場秩序。而北京市高級人民法院近日作出二審判決,維持一審判決和國家知識産權局裁定。
根據該案二審判決結果顯示,梵克雅寶的“四葉草”立體商标是否應予以無效宣告,更重要的在于商标禁用權範疇不明,而非單純的顯著特征問題。
北京市高級人民法院經審理指出,商标法第十一條第一款第(三)項規定的“其他缺乏顯著特征”的标志,是指依照相關公衆通常觀點的認知,作為商标使用在指定商品上不具備區分商品來源的作用。判斷标志本身是否具有顯著性,應考慮标志本身與其指定使用的商品或服務關聯程度,判斷主體應以具體商品或服務領域中相關公衆的普遍知識水平和認知能力為依據,判斷過程中應當以标志的整體性為原則。
具體到該案,法院分析認為,訴争商标由三維标志構成,整體呈現為中心對稱到四葉草形狀,四周外圍呈圓弧狀,而且正反兩面的外圍嵌有均勻排布的圓珠鑲邊,兩層圓珠鑲邊的外邊緣連接處有4個較為明顯的圓珠,從其造型、裝飾組合及整體外觀效果上具有一定獨創,但根據訴争商标核定使用的珠寶首飾等商品相關公衆的認知習慣,易将其識别為商品的外觀、造型或者裝飾進行認知,訴争商标作為标示商品來源的商标的功能性較弱,不易被相關公衆予以識别,缺乏固有顯著特征。
那麼,訴争商标“四葉草”是否屬于經過使用取得顯著特征并便于識别,進而可以作為商标注冊的标志呢?
北京市高級人民法院對此指出,在标志自身缺乏顯著特征的情況下,其并不當然失去作為商标獲準注冊的可能性,該标志亦可以通過在市場流通、經營過程中的實際使用,獲得其固有含義之外的“第二含義”,即通過實際、有效使用獲得顯著特征。判斷标志是否通過實際、有效使用獲得顯著特征,應當考慮标志是否以商标的方式進行使用、标志持續使用的時間與地域及銷售規模等經營情況,标志在所涉商品相關公衆中的知曉程度,而且如果标志被核準注冊為商标則應對核準注冊後的實際使用及宣傳情況予以考量,标志通過使用獲得“第二含義”的應當僅限于其實際使用的具體商品,并避免不當限制其他經營者基于商品外觀、裝飾等正常使用。
具體到該案,法院分析認為,考慮到訴争商标的使用方式、效果多為珠寶首飾等商品的外觀、造型或者裝飾,且在該領域中已有大量其他經營者将“四葉草”作為商品裝飾外觀,更确認了相關公衆對此類商品外型裝飾作用的認知,即淡化了訴争商标指示商品來源的認知,在梵克雅寶沒有明确訴争商标禁用權範疇的情況下,一審法院及國家知識産權局關于梵克雅寶提交的證據不足以證明訴争商标經過使用獲得顯著特征的認定并無不當。
綜上,北京市高級人民法院在确認梵克雅寶的“四葉草”立體商标在造型、組合、整體外觀效果方面具備獨創性的基礎上,綜合考量市場等其他因素,從避免對已形成的相關市場中其他經營者正當經營造成負面影響出發,二審判決駁回了梵克雅寶的上訴請求。
值得注意的是,根據該案二審判決結果,即使“四葉草”立體商标最終被宣告無效,并不意味着梵克雅寶的“四葉草”經典設計将失去知識産權保護基礎,其仍可以通過主張反不正當競争法中“有一定影響的裝潢”來進行維權以尋求保護。(王國浩)
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