（作者：Gerry Zhao趙昊，君合律師事務所上海分所專利律師，中國執業律師，專利代理人）

繼續聊聊趙日天以及他的小夥伴在工作中跳過的坑以及遇到的新鮮事，願各位看官奇聞共賞，舊坑不跳。

今天的議題是作為國内優先權的在先申請是不是要被視為撤回。由于正經的法條較長，沒耐心的小夥伴可以直接看筆者的戲說。請聽題：

如果提交了一個中國專利申請A，之後再提交一個中國專利申請B并且要求申請A的優先權，那麼在先的申請A 如何處理呢？

正經的法條

專利法實施細則第三十二條：　

申請人在一件專利申請中，可以要求一項或者多項優先權；要求多項優先權的，該申請的優先權期限從最早的優先權日起計算。

申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。但是，提出後一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：

(一) 已經要求外國優先權或者本國優先權的；

(二) 已經被授予專利權的；

(三) 屬于按照規定提出的分案申請的。

申請人要求本國優先權的，其在先申請自後一申請提出之日起即視為撤回。

審查指南第1部分第1章第6.2.2.5節視為撤回在先申請的程序：

申請人要求本國優先權的，其在先申請自在後申請提出之日起即視為撤回。

申請人要求本國優先權，經初步審查認為符合規定的，審查員應當對在先申請發出視為撤回通知書。申請人要求兩項以上本國優先權，經初步審查認為符合規定的，審查員應當針對相應的在先申請，發出視為撤回通知書。

被視為撤回的在先申請不得請求恢複。

筆者戲說

在先申請A自在後申請B提出之日起即視為撤回，而且這個視為撤回是無法請求恢複的哦，即使在随後的實審過程中又被認為優先權不成立，也無法恢複。所以要求優先權需謹慎，沒有後悔藥哈。

Level2 題目

一個較為複雜的問題來了。如果提交了一個中國專利申請A，之後再在中國局提交一個PCT申請C并且要求申請A的優先權，那麼在先的申請A怎麼處理呢。

筆者戲說

由于相關規定中并未規定提交PCT申請會造成在先申請的視為撤回，所以，僅僅提交申請C并不導緻申請A的視為撤回。

Level3 題目

一個更複雜的問題來了，如果PCT申請C又進入了中國，申請A又當如何處理呢？

正經的法條

審查指南第3部分第1章第5.2.6節在先申請是在中國提出：

國際申請要求優先權的在先申請是在中國提出的國家申請，對于優先權的初步審查，除本章第5.2.3.2節外，與其他國際申請的審查完全相同。

在先申請是在中國提出的，要求優先權的在後申請的申請人與在先申請的申請人應當完全一緻，或者由在先申請的全體申請人将優先權轉讓給在後申請的申請人。未滿足上述條件的，視為未要求優先權。

在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權。對于在提出國際申請時，其要求優先權的在先申請的主題有專利法實施細則第三十二條第二款第(一)、(二) 和(三) 項所列情形之一的，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。由于國際申請的特殊程序，審查員不按專利法實施細則第三十二條第三款規定對被要求優先權的在先申請作出處理；同樣，對于在國際申請提出之後在先申請被授予專利權的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在後申請重複授權的問題；上述問題均留待後續程序中處理。

審查指南第3部分第2章第5.6節避免重複授權的審查：

如果進入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優先權，或者要求的是已經進入中國國家階段的在先國際申請的優先權，則可能造成重複授權。為避免重複授權，對此兩件專利申請的審查，适用本指南第二部分第三章第6節的規定。

需要注意的是，在上述兩種情形中，如果出現了視為未要求優先權或優先權不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現有技術或抵觸申請。

審查指南第2部分第3章第6節對同樣的發明創造的處理：

專利法第九條規定，同樣的發明創造隻能授予一項專利權。兩個以上的申請人分别就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。

上述條款規定了不能重複授予專利權的原則。禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，是為了防止權利之間存在沖突。

對于發明或實用新型，專利法第九條或專利法實施細則第四十一條中所述的“同樣的發明創造” 是指兩件或兩件以上申請(或專利) 中存在的保護範圍相同的權利要求。

在先申請構成抵觸申請或已公開構成現有技術的，應根據專利法第二十二條第二、三款，而不是根據專利法第九條對在後專利申請(或專利) 進行審查。

筆者戲說

有指南的規定可以知曉，專利局為PCT進入中國的申請開了一個口子，即，縱使其要求了本國優先權，在先申請也不做視撤處理。如果優先權最終被認定為成立的話，就按照法9條的規定（相同的發明創造），進行相應處理。如果兩者的權利要求完全不同，則也不會觸發法9條的問題。

值得注意的是，如果在後申請的權利要求中的技術方案沒有記載在在先申請中或者在後申請進入中國國家階段時在先申請已經授權（即，已繳納授權費），那麼在後申請可能會被認為不能享受優先權，從而在先申請可能成為在後申請的抵觸申請或者現有技術來破壞中在後申請的新穎性和/或創造性。因此，在決定PCT申請是否再回到中國的時候，除了其他因素之外，還要仔細考慮上述因素。

Level4 題目

終極問題來了，如果PCT申請C進入了中國，并且随後還提交了一個分案申請D，仍然要求中國申請A的優先權，那麼中國申請A又當如何處理呢？

筆者戲說

由于分案申請D會被視為一個正常中國申請，所以根據指南的規定來看，如果分案申請D提交時中國申請A已經授權了（即，已經繳納了授權費），則分案申請D無法享受優先權；如果分案申請D提交時中國申請A尚未授權（即，尚未繳納授權費），則中國申請A有被視為撤回的危險。

曾聽說過在這種情況下在先申請被視為撤回的例子，但是内心總覺得有些不合理，還請有這方面經曆的小夥伴踴躍發言哈。

最後一句，對于要求了中國申請優先權的PCT申請，進入中國國家階段之後，在考慮使用分案策略時要非常的謹慎。

如果各位看官感興趣，可以關注本公衆号（趙日天說專利）。如果有疑問或者建議需要溝通，請在本帖下面留言。

（聲明1：本文系筆者原創作品，轉載請聯系筆者，可開白名單）

（聲明2：本文僅系筆者個人觀點，不是正式的法律意見）

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部