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使用透明材料外觀設計的侵權比對

文/上海市高級人民法院

唐 震（二審承辦人）

【裁判要旨】

外觀設計專利侵權判斷遵循“整體觀察，綜合判斷”的基本方法。被訴侵權設計的産品外表使用透明材料，相對于授權外觀設計而言，會給一般消費者帶來不同的視覺感觀，但是否必然導緻兩者不相同或不近似，不能一概而論。判斷時需要将一般消費者可觀察到的透明部分以内的形态、圖案和色彩視為被訴侵權設計的一部分，比較其與授權外觀設計相同和相異部分在整體視覺感觀上的效果，并結合公共政策因素的考量，綜合判斷得出侵權與否的結論。

【案号】

一審：（2021）滬73民初37号

二審：（2022）滬民終38号

【案情】

原告：達鑫機械有限公司（以下簡稱達鑫公司）。

被告：吳志榮、陳耀林、上海尋夢信息技術有限公司（以下簡稱尋夢公司）。

達鑫公司是名為“食品成型加工設備”外觀設計專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人，專利申請日為2016年9月29日，授權日為2017年2月22日，專利目前處于有效狀态。該專利簡要說明載明，本外觀設計産品用以将軟質食品分切加工為具有特定外型的食品，最能表明設計要點的圖片或照片為立體圖。

2020年10月22日，達鑫公司委托代理人從拼多多網店“天馬廚電”購買了一台小型粉圓機，支付了貨款11798元；和商家的聊天記錄顯示，商家稱“我們賣的很多，客戶反應都不錯，最遠賣到西藏拉薩……我們線下和其他平台出貨多，這邊剛開始呢……我們是工廠店，都是生産線呢”，并支出公證費4000元。

當庭拆封所購買的産品，産品上及外包裝上無生産企業信息。産品正面右上角有“YUKUN”标識。經比對，被控侵權産品與達鑫公司涉案專利外觀設計的側視圖、俯視圖無實質差别。主要區别為：被控侵權産品前後面闆均為透明面闆，可見産品内部的輥等結構；而涉案專利外觀設計的前後面闆為不透明材質，不能看見産品内部結構。此外，被控侵權産品前面右上角有一個較大的按鍵，下方有兩個較小的按鍵；而涉案專利外觀設計前面無按鍵。

另查明，陳耀林在第7類廚房用電動機器等商品注冊有“YU-KUN”商标，且陳耀林于2018年12月6日在微信朋友圈發布2019年産品電子圖冊，該圖冊中有一款采用透明面闆的粉圓機産品；于2020年10月4日在微信朋友圈發布方形保溫桶的産品圖片，該圖片上呈現有兩排标有“YUKUN”标識的小型商用粉圓機包裝箱。

還查明，陳耀林于2018年1月25日申請名為“粉圓機”的外觀設計專利，于2018年9月4日獲得授權。該外觀設計專利附圖顯示，産品前後無面闆或透明面闆，可見産品内部的輥等結構；前面右上角有一個較大的按鍵，下方有兩個較小的按鍵。2020年11月24日，該外觀設計專利被達鑫公司申請無效成功。

尋夢公司系拼多多購物平台的經營者，吳志榮系涉案網店“天馬廚電”的經營者。根據尋夢公司核查後台的系統信息，被控侵權産品ID于2021年1月19日下架，實際成交銷售數量為1件，銷售金額為11798元。

2021年1月5日，達鑫公司向上海知識産權法院提起訴訟，請求法院判令吳志榮、陳耀林、尋夢公司立即停止侵害涉案專利；吳志榮、陳耀林連帶賠償達鑫公司經濟損失100萬元、合理費用10萬元。

【審判】

上海知識産權法院認為，達鑫公司是涉案專利的專利權人，該專利目前處于有效狀态，任何單位或者個人未經專利權人許可不得實施其專利，即不得為生産經營目的制造、銷售、許諾銷售、進口其專利産品，否則屬于侵害外觀設計專利權的行為，依法應當承擔相應的民事責任。因被控侵權産品除了“YUKUN”标識，無其他可識别制造者的信息，而陳耀林曾申請注冊了“YU-KUN”商标，并申請與被控侵權産品近似的外觀設計專利，故可以認定陳耀林為被控侵權産品的制造者，其實施了制造、銷售、許諾銷售被控侵權産品的行為。吳志榮實施了銷售、許諾銷售被控侵權産品的行為。本案中，被控侵權産品與涉案專利産品為相同種類産品。經比對，被控侵權産品與涉案專利外觀設計的主要區别為兩者前後面闆因使用不同材質導緻的視覺效果差異。涉案專利設計的前後面闆為不透明面闆，不能看見産品的内部結構；被控侵權産品的前後面闆為透明面闆，可以看見産品的内部結構。對于外表使用透明材料的産品，通過透明材料能觀察到的産品内部的形狀、圖案和色彩，應當視為該産品的外觀設計的一部分。被控侵權産品透明面闆約占前後面闆二分之一的面積，透過面闆可見的産品内部結構對整體視覺效果有重要影響。被訴侵權設計與達鑫公司涉案專利在整體視覺效果上不相同、不近似，被訴侵權設計未落入涉案外觀設計專利權的保護範圍，對達鑫公司的訴訟請求不予支持。上海知識産權法院據此判決駁回達鑫機械有限公司的全部訴訟請求。

判決後，達鑫公司向上海市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決，改判支持其原審訴請。事實和理由是：1.本外觀設計的設計要點在于“本外觀設計的形狀”，材料是否透明、圖案如何、内部結構如何并不應當作為評判因素。按照整體觀察、綜合判斷的外觀設計侵權比對标準，被控侵權産品與涉案專利形狀相同，整體視覺效果近似，原審判決未正确認定外觀設計專利權的保護範圍。2.即使被控侵權産品的整體視覺效果需要考慮透過面闆可見的内部結構，由于具有較大設計空間的機器外殼對整體視覺效果的影響更大，而設計空間較小并且屬于功能性設計特征的壓片輥輪、制丸輥輪、刀輥、切刀等内部結構對整體視覺效果較小，應當認定兩者在整體視覺效果上構成近似，被控侵權産品落入涉案外觀設計專利的保護範圍。3.被控侵權産品的内部結構屬于功能性設計，在比對時不應當予以考慮。此外，原審中提出的損害賠償考慮了被控侵權産品的生産量、銷量、銷售渠道、産品利潤、外觀設計的貢獻度、侵權行為人的主觀故意等因素，主張的賠償金額和合理費用依據充分，請求二審法院予以支持。

上海市高級人民法院經審理認為，壓片輥輪、制丸輥輪、刀輥、切刀等部件具有功能性，但該些部件的形狀和組合方式并不唯一，其組成的外觀設計仍會呈現出多種設計可能性，給使用者帶來不同的視覺美感。故被控侵權産品的内部結構并不由功能唯一限定，不屬于功能性設計。外觀設計侵權判斷遵循“整體觀察，綜合判斷”的基本方法。所謂“整體觀察，綜合判斷”，是指一般消費者從整體上而不是僅依據局部的設計變化，來判斷外觀設計專利與被控侵權産品設計的視覺效果是否具有明顯區别；在判斷時，一般消費者對于外觀設計專利與被控侵權産品設計，可視部分的相同點和區别點均會予以關注，并綜合考慮各相同點、區别點對整體視覺效果的影響大小和程度。對于外表使用透明材料的産品，通過人的視覺能觀察到的其透明部分以内的形狀、圖案和色彩，應當視為該産品的外觀設計的一部分。本案中，盡管被控侵權産品與涉案專利外觀設計整體框架近似，但被控侵權産品透明面闆約占前後面闆二分之一的面積，通過一般消費者的視覺可以觀察到被控侵權産品的内部結構，而涉案專利外觀相應部位由不透明面闆遮擋，其内部結構不可見，從整體上觀察，兩者視覺效果不相同，也不近似。上海高院判決駁回上訴，維持原判。

【評析】

一、外觀設計專利侵權判斷的基本方法

專利法第二條第四款規定，外觀設計，是指對産品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并适于工業應用的新設計。換言之，法律并不要求外觀設計解決任何實際技術問題，隻要其能使工業産品美觀，給一般消費者帶來視覺美感即可。據此而言，在比對被訴侵權設計與外觀設計專利時，侵權判斷的基準在于一般消費者的視覺感觀。

就侵權的判斷标準和比對的具體方法，專利法和最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》、最高法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋（二）》作了進一步明确。

1.外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該産品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該産品的外觀設計；在與外觀設計專利産品相同或者相近種類産品上，采用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的，應當認定被訴侵權設計落入外觀設計專利權的保護範圍。其中，被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。

2.産品種類是否相同或者相近，根據外觀設計産品的用途予以認定。其中，産品的用途參考外觀設計的簡要說明、國際外觀設計分類表、産品的功能以及産品銷售、實際使用的情況等因素确定；外觀設計是否相同或者近似，則根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整體視覺效果不産生影響的産品的材料、内部結構等特征，應當不予考慮。主要原因在于：主要由技術功能決定的設計特征由于受到技術功能的限定，其可采取的設計方式往往是唯一或極為有限的，為了防止該種外觀設計被在先申請者壟斷，不能予以保護。比如，涉及呼啦圈産品的外觀設計，圓圈形狀是由該類産品功能所決定，一旦将該形狀納入該類産品設計的保護範圍，則後續生産設計者難免不侵權，從而限制了該類産品豐富多彩的設計産出，影響社會公共福祉。對于整體視覺效果不産生影響的産品的設計特征不予考慮，則正是立足于建立在一般消費者的視覺感觀基礎之上的侵權判斷标準，既然對其整體視覺效果不産生影響，當然應當排除在外。

3.判斷整體視覺效果需要考慮的因素：一是對外觀設計的整體視覺效果更具有影響的情形，包括：（1）産品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（2）授權外觀設計區别于現有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征。二是被訴侵權行為發生時授權外觀設計所屬相同或者相近種類産品的設計空間。設計空間較大的，可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區别；設計空間較小的，可以認定一般消費者通常更容易注意到不同設計之間的較小區别。上述考量因素的确立一方面在于強調視覺感觀在侵權比對時的重要性，另一方面是對外觀設計專利授權條件的堅持和肯定，即“授予外觀設計專利的外觀設計應當具有新穎性，與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區别”，從而凸顯專利法保護創新的立法宗旨。

概而言之，被訴侵權設計與外觀設計專利侵權判斷遵循“整體觀察，綜合判斷”的基本方法，即從一般消費者的視覺感觀出發，從整體上而不是僅依據局部的設計變化，來判斷兩者的視覺效果是否具有明顯區别；區别時需要關注到兩者可視部分的相同點和區别點，但對整體視覺效果的影響大小和程度，需要結合觀察方式和公共政策等因素綜合判斷。

二、外表使用透明材料的被訴侵權設計侵權比對的具體規則

被訴侵權設計的産品外觀與授權外觀設計專利整體形狀相同，但是由于前者外表或者部分構件的外表使用了透明材料，相對于後者而言，的确會給一般消費者帶來不同的視覺感觀。但是，這種視覺感觀的差異是否必然導緻兩者不相同或不近似，不能一概而論，仍然需要在“整體觀察，綜合判斷”基本方法的框架下，遵循以下規則予以判斷：

一是對于外表使用透明材料的産品，通過人的視覺能夠觀察到的其透明部分以内的形狀、圖案和色彩，應當視為該産品的外觀設計的一部分，納入侵權比對範圍。這正是由于侵權判斷的基準為一般消費者的視覺感觀，隻要能夠為一般消費者的視覺感覺和觀察到的部分，無論部分大小、視覺效果影響程度高低，均視為該産品外觀設計的組成部分。這一點，在同類案件審理中均得到明确。本案中，透過被控侵權産品的前後面闆，可見該産品的内部結構，故應當将此内部結構納入侵權比對範圍之中，即從不同視角來觀察比較被控侵權産品和涉案專利的視圖。

二是相同或相異部分對于一般消費者整體視覺效果的影響。除局部外觀設計獲得授權的情況外，産品外觀是作為一個整體吸引消費者眼球的産品，在外觀設計方面的微細差異，通常不會引起消費者的注意。被訴侵權設計的産品外表或部分構件的外表使用透明材料，導緻其與授權外觀設計專利在視覺感觀方面産生的差異，需要置于整體觀察的視角下判斷差異的影響程度。如有的産品盡管采用了将不透明材料替換為透明材料,或者将透明材料替換為不透明材料的制作手法，但并不足以導緻消費者整體視覺效果産生實質性差異，應當依法被認定為近似。而在本案中，被控侵權産品透明面闆約占前後面闆二分之一的面積，透過面闆可見其主要内部結構，在整體視覺效果産生顯著影響，可以說被訴侵權設計與涉案外觀不相同也不近似。

三是出于公共政策的考慮，是否可以将視覺效果的影響弱化或忽略。知識産權本身就是公共政策的産物，在知識産權賦權和侵權認定中，融入公共政策因素的考量必不可少。在外觀設計專利侵權比對中，需要重點保護體現新穎性的設計特征，弱化慣常設計特征，排除功能性設計特征。本案中，涉案外觀設計專利用于食品成型加工設備，整體呈現長方體結構，面闆、格栅、進料輥、進料引導闆上下排列組合形式較為普通，新穎性特征并不突出。上訴人意圖将被訴侵權産品和涉案專利區分為外部和内部兩個部分進行侵權比對，主張導緻視覺效果顯著不同的内部構件屬于功能性設計特征，從而将其排除在侵權比對範圍之外，而外部長方形結構兩者相同，從而得出兩者整體視覺效果近似構成侵權的判斷結論。但是，從證據來看，壓片輥輪、制丸輥輪、刀輥、切刀等部件确實具有功能性，但該些部件的形狀和組合方式并不唯一，仍然存在着多種多樣的形狀和組合方式；況且，将整個産品人為地區分為内外兩個部分進行比較，也違反了整體觀察的比對規則。因此，綜合考慮上述因素，一、二審法院的裁判觀點是一緻的：被訴侵權設計和涉案專利既不相同，也不近似，不構成侵權。

(案例刊登于《人民司法》2022年第23期)

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