長篇武俠小說《鹿鼎記》問世後被改編為多個影視版本，已成為人們耳熟能詳的作品。除了《鹿鼎記》小說本身獲得著作權保護外，伴随着《鹿鼎記》影視劇走紅的小說作品名稱權益也獲得保護。北京市高級人民法院日前作出的一份判決顯示，某公司在咖啡、茶飲料、糖等第30類商品上申請注冊“鹿鼎記”商标，被認定損害了相關方就《鹿鼎記》小說作品名稱享有的合法權益，應宣告無效。

　　多件“鹿鼎記”被提無效

　　該案一方當事人明河社出版有限公司（下稱明河社公司）與《鹿鼎記》有何關聯？

　　《鹿鼎記》由查良镛（筆名金庸）于1972年創作完成。2002年1月1日，查良镛與明河社公司就《鹿鼎記》在内的《金庸作品集》簽訂著作權許可使用合同。根據合同約定，明河社公司享有《金庸作品集》有關權利，并就該作品開展任何合法的維權行動。查良镛與林樂怡于2015年簽訂的授權委托書顯示，林樂怡可代其管理、處理、使用其任何有效存續的文學作品相關知識産權；同年，林樂怡也授權明河社公司開展針對《金庸作品集》合法的維權行動。查良镛去世後，林樂怡取得查良镛的文學遺産管理權。

　　該案訴争商标是由東莞市鹿鼎記餐飲管理有限公司（2016年經核準變更企業名稱為東莞市鹿鼎記實業投資有限公司，下稱鹿鼎記公司）于2015年提交注冊申請的第18694178号“鹿鼎記”商标（下稱訴争商标），2017年被核準注冊使用在咖啡、茶飲料、糖等第30類商品上。

　　2018年11月19日，明河社公司針對鹿鼎記公司的訴争商标等多件“鹿鼎記”商标提出無效宣告請求，主張《鹿鼎記》為查良镛創作且享有著作權的小說作品，具有較高知名度；訴争商标完全複制《鹿鼎記》作品名稱，損害了查良镛對該知名作品名稱享有的在先商品化權益。

　　對此，鹿鼎記公司則認為，“鹿鼎記”是其2012年申請注冊的“鹿鼎軒”商标的延伸，有獨特含義，而且“鹿鼎記”作為該公司産品品牌和服務字号已廣泛使用。“鹿鼎記”三字不構成作品，明河社公司對其不享有在先權益。

　　國家知識産權局經審理認為，根據明河社公司提交的證據，《鹿鼎記》在訴争商标申請日前已具有較高知名度，其知名度的取得是查良镛及明河社公司創造性勞動的結果，由該知名的作品名稱所帶來的商業價值和商業機會也是查良镛及明河社公司投入大量勞動和資金所獲得。因此，《鹿鼎記》作為在先知名作品名稱應當作為在先合法權益得到保護。鑒于《鹿鼎記》作品名稱具有一定的獨創性和顯著性，而訴争商标所采用的文字組合與該小說作品名稱完全相同，訴争商标在其核定商品上的注冊與使用容易導緻相關公衆誤認為其經過權利人的許可或與權利人存在特定聯系，故訴争商标的注冊損害了明河社公司所主張的知名作品名稱在先權益。綜上，國家知識産權局裁定對訴争商标予以無效宣告。

　　随後，鹿鼎記公司向北京知識産權法院提起訴訟，請求維持訴争商标的注冊。明河社公司向法院提交了相關合同，以證明其有權針對訴争商标提出無效宣告請求。鹿鼎記公司向法院提交了“鹿鼎記DeerStory”品牌宣傳冊等材料。

　　北京知識産權法院經審理認為，根據林樂怡與明河社公司簽訂的作品許可使用合同的約定，對于将查良镛的小說作品名稱“鹿鼎記”申請注冊為訴争商标的行為，明河社公司有權提出無效宣告請求。同時，在訴争商标申請日前，“鹿鼎記”作為《鹿鼎記》作品的名稱已具有較高知名度。而訴争商标标識與該作品名稱文字相同，注冊使用在咖啡、茶飲料、糖等核定商品上，容易引起相關公衆誤認。考慮到《鹿鼎記》小說作品的知名度、訴争商标标識與《鹿鼎記》作品名稱的近似程度、鹿鼎記公司同時申請注冊有數件“鹿鼎記”商标的事實，可以認定訴争商标的申請注冊具有“搭便車”的故意。綜上，法院認定訴争商标的申請注冊損害了明河社公司所主張知名作品名稱在先權益，一審判決駁回鹿鼎記公司的訴求。

　　鹿鼎記公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，但未能獲得支持。

　　作品名稱權益受關注

　　“訴争商标的申請注冊損害他人在先權利，被宣告無效并無不當。《鹿鼎記》創作于1972年并具有較高知名度，鹿鼎記公司完全有可能接觸到‘鹿鼎記’的獨特表達。訴争商标标識與《鹿鼎記》作品名稱完全相同，難言獨創，也難謂巧合。退一步說，即使的确為其獨創，依據商标法、最高人民法院相關司法解釋關于在先權利的規定，也符合侵犯在先權利的要件。另外，企業字号的登記與商标注冊系不同體系，登記注冊企業字号并不能當然令商标注冊具有正當性并合法化。”上海漕溪律師事務所高級合夥人陳少蘭表示。

　　中國商标網顯示，自2012年起，鹿鼎記公司先後在多個商品和服務類别上申請注冊了多件“鹿鼎記”及“鹿鼎記”圖形相關商标。目前明河社公司針對鹿鼎記公司注冊“鹿鼎記”相關商标提起的商标權無效宣告糾紛案還在進一步審理中。

　　據了解，在商标權無效宣告案件中，主張“作品名稱在先權益保護”的案例并不鮮見。自2019年1月1日至2020年5月31日，北京知識産權法院共審結涉及作品名稱及作品中的角色名稱在先權益保護的案件67件。這些案件涉及騰訊科技（深圳）有限公司、央視動漫集團有限公司、迪士尼企業公司等權利主體，涵蓋“功夫熊貓KUNG FU PANDA”“三生三世十裡桃花”“王者榮耀”等大衆熟知的作品。

　　北京知識産權法院副院長宋魚水在此前召開的作品名稱在先權益保護相關案件審理情況發布會上介紹，該法院審理的商标授權确權行政案件中，部分當事人根據商标法第三十二條、司法解釋等相關規定，主張其作品名稱為商标法所規定的“在先權利”時，法院通常考慮下列因素：所涉作品在著作權保護期限内，作品名稱在訴争商标申請注冊前具有一定知名度；訴争商标的申請注冊人主觀上存在惡意；訴争商标标志與作品名稱相同或近似；訴争商标指定使用的商品屬于在先作品名稱知名度所及的範圍，易導緻相關公衆誤認為其經過在先作品所有人的許可或與其存在特定聯系等因素。（王晶）

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