來源：廣東省高級人民法院 李豔

轉自：人民司法

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【裁判要旨】

權利人注冊商标中含有本商品通用名稱與被告系正當使用，是以正當使用本商品通用名稱進行不侵權抗辯得以成立的兩項要件。國家标準的規定可作為認定法定通用名稱的直接依據；消費者認知、媒體報道、相關政府文件、權利人自己的主觀認識及使用方式等可作為認定約定俗成通用名稱的考量因素。不超出介紹、描述商品類别的必要限度，亦不能導緻權利人商标合法利益侵害的，其使用行為才可稱之為正當使用。

案号

一審：(2018)粵51民初21号

二審：(2019)粵民終1861号

【案情】

原告：佳寶公司。

被告：鮮仙樂公司。

佳寶公司的九制陳皮産品系創始人楊應林于1985年研制的化果皮類涼果，屬于廣東省潮汕地區的特色食品。1990年10月，中央電視台的神州風采欄目播出專題片《“陳皮大王”楊應林》，報道了楊應林辦廠及其研制九制陳皮産品的相關事實。

佳寶公司于2012年1月28日經核準取得第8965529号“九制”文字商标的注冊，核定使用商品為第29類，包括果皮、陳皮梅等。該商标的申請日為2010年12月17日。

2017年4月28日、2018年1月25日，佳寶公司兩次經公證購買被訴侵權的鮮仙樂九制陳皮。鮮仙樂公司确認該産品由其生産。

百度百科的九制陳皮詞條稱：九制陳皮是潮汕地區的傳統名吃之一，屬于涼果食品，全稱廣式九制陳皮，有别于蘇州的蘇式陳皮。九制陳皮……因工藝繁雜嚴謹，故稱之九制……制造商為佳寶公司。

鮮仙樂公司于2000年4月30日成立，其經營範圍包括蜜餞生産、銷售等。其于2007年9月3日申請注冊鮮仙樂圖案與文字組合商标，2010年3月7日該商标獲得授權公告。

被訴侵權産品包裝正反面上半部的白色長方框中均标注九制陳皮文字，呈縱向排列，字體較大，顔色為黑色，比較醒目。被訴侵權産品包裝上使用了上述鮮仙樂圖文組合商标。

佳寶公司訴至廣東省潮州市中級人民法院，請求判令鮮仙樂公司停止侵犯其商标權及不正當競争行為，賠償經濟損失及合理維權費用共計20萬元等。

【審判】

潮州中院經審理認為：鮮仙樂公司生産的被訴侵權産品與佳寶公司的九制陳皮産品系同一種商品。鮮仙樂公司在其使用的被訴侵權産品包裝袋上标注九制陳皮字樣作為産品名稱并突出使用，足以使相關公衆誤認為該商品來源于佳寶公司或者與該公司存在特定的聯系，構成對佳寶公司“九制”注冊商标專用權的侵害。鮮仙樂公司關于“九制”是行業通用名稱的辯解意見缺乏依據，法院不予采納。

潮州中院依照商标法第三條第一款，第五十七條第（二）項，第六十三條第一款、第三款，反不正當競争法第二條第一款等規定，判決：一、鮮仙樂公司立即停止侵害佳寶公司第8965529号“九制”注冊商标專用權及不正當競争行為，立即停止在其産品上使用“九制”文字标識；二、鮮仙樂公司于判決生效之日起10日内賠償佳寶公司經濟損失及維權合理費用合計6萬元；三、駁回佳寶公司的其他訴訟請求。

鮮仙樂公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴。

廣東高院經審理認為：我國商标法所規定的正當使用包含以下兩方面：其一，注冊商标包含本商品的通用名稱等描述性含義；其二，他人的使用行為具有正當性。

關于九制陳皮是否為商品通用名稱的問題。鮮仙樂公司向二審法院提交的證據，可證明以下事實：1.九制陳皮早在2006年已被國家标準規定為某類商品的通用名稱。在質量技術監督局與國家标準化管理委員會2006年9月18日發布的《蜜餞通則》中，九制陳皮與話梅、楊梅幹、芒果幹等一道并列為話化類産品。2.在當地政府機構、新聞媒體以及相關公衆的普遍認知中，九制陳皮已成為某類商品的通用名稱。（1）在潮汕市文化廣電旅遊體育局等政府機關公布的幾批非物質文化遺産名錄中，“潮州九制話梅制作技藝”“潮州九制陳皮制作技藝”“潮安九制陳皮制作技藝”等均曾入選。（2）新聞媒體的報道或者專訪中大量出現“廣式九制陳皮”與“蘇式九制陳皮”的提法，佳寶公司自己在無效程序中所提交的新聞報道更是直接稱“佳寶的九制陳皮是從九制陳皮中走出的大哥”，均是把九制陳皮作為通過特殊工藝腌制的陳皮産品的通用名稱。（3）百度百科雖然稱九制陳皮的生産商為佳寶公司，但是其亦指出九制陳皮是廣東潮汕地區的傳統名吃之一，屬于涼果類食品，全稱廣式九制陳皮。而“有道youdao”關于九制陳皮詞條的雙語例句之一為“蘇式蜜餞現有1620多個品種，以金絲蜜棗、奶油話梅、金絲金桔、白糖楊梅、九制陳皮最為著名”。網絡搜索或者翻譯工具關于九制陳皮詞彙的解讀，從一定程度上反映了相關公衆對于其系商品通用名稱的認知。而在佳寶公司獲得的多項榮譽之中，頒發機構均是将九制陳皮作為商品名稱，再與佳寶公司的“佳寶”商标組合共同指稱佳寶公司的産品。這些全國性榮譽證書的内容進一步說明，九制陳皮作為該類商品的通用名稱，已得到相關公衆的普遍認可。3.佳寶公司在大量場合将九制陳皮作為商品通用名稱而非商标進行使用。佳寶公司在一審庭審中關于其有自己的商标，“九制”是作為商品名稱使用的陳述反映了佳寶公司在商業經營中對于九制陳皮的定位。早在1987年，佳寶公司就在第9類商品果脯、蜜餞上注冊了“佳寶”文字商标。佳寶公司在接受媒體采訪時往往是用“佳寶九制陳皮”稱呼其産品。佳寶公司是前述國家标準《蜜餞通則》的起草單位之一，其對于九制陳皮作為該類商品的通用名稱被納入國家标準是完全知情的。佳寶公司九制陳皮的研創者及前負責人楊應林先生撰寫的論文《九制陳皮關鍵在于“九制”》《腌制在九制陳皮制作中的應用》亦可佐證佳寶公司是在商品名稱的意義上使用九制陳皮。4.雖然佳寶公司對于九制陳皮的研制有突出貢獻，但是根據已查明的事實，九制陳皮并非其所始創。蘇式九制陳皮的存在，使得消費者更不容易将九制陳皮與特定的生産商劃等号。綜上，九制陳皮不僅是經過多道繁雜工藝腌制而成的陳皮類産品的法定通用名稱，也成為全國範圍内相關公衆約定俗成的該類商品的通用名稱。

關于鮮仙樂公司是否屬于正當使用的問題。九制陳皮作為本類商品的通用名稱，其不得為任何人所壟斷，否則其他生産者就不能清楚描述自己的商品，無法正常地參與市場競争。但是，其他生産者對于九制陳皮的使用應當以正當為限。鮮仙樂公司的使用沒有超出正當的界限，理由在于：1.鮮仙樂公司是描述性使用九制陳皮，其不是通過九制陳皮來指示商品來源。鮮仙樂公司在其商品包裝左上方的顯著位置完整标注了自己注冊的“鮮仙樂”圖文商标，并且特地附加了®的标識。商标下方還加印了非常醒目的“鮮仙樂”的文字和拼音。而訴争的“九制陳皮”位于包裝袋的右上方，其上并無注冊商标的标識®。2.被訴侵權産品包裝上的“九制陳皮”與佳寶公司注冊的“九制”商标所使用的字體明顯不同，鮮仙樂公司并沒有表現出明顯的模仿攀附故意。3.九制作為一種制造工藝，在諸多商品上被使用，相關公衆不會輕易通過“九制陳皮”識别商品來源。何況佳寶公司在“九制”商标注冊之後，仍保持着将“佳寶”與“九制陳皮”并用的傳統。在此市場現狀之下，消費者更不會将兩者的産品混淆誤認。

綜合考慮上述因素，雖然“九制”已被佳寶公司注冊為商标，但是九制陳皮本身是經過複雜工藝腌制而成的陳皮類商品的通用名稱。即便佳寶公司對九制陳皮的研發有着突出的貢獻，其亦不能壟斷該詞語的使用。鮮仙樂公司在商品通用名稱的含義上使用“九制陳皮”字樣，并且同時規範使用自己的“鮮仙樂”注冊商标，不會造成消費者對商品來源的混淆誤認。鮮仙樂公司的使用沒有超出正當、合理的限度，故不宜認定其構成商标侵權。

廣東高院依照商标法第五十九條、反不正當競争法第六條及第十七條、民事訴訟法第一百七十條第一款第（二）項之規定，判決：一、撤銷原審判決第三判項；二、變更原審判決第一判項為：鮮仙樂公司立即停止對佳寶公司的不正當競争行為，即立即停止使用與佳寶公司“佳寶”牌九制陳皮包裝、裝潢相近似的包裝、裝潢；三、變更原審判決第二判項為：鮮仙樂公司自本判決生效之日起10日内賠償佳寶公司經濟損失及維權費用合計4萬元；四、駁回佳寶公司其他訴訟請求。

【評析】

正當使用抗辯包括指示性正當使用、叙述性正當使用等不同抗辯類型。叙述性正當使用指的是他人善意、合理使用權利人商标中所包含的描述性詞彙以描述其商品的特性；而指示性正當使用指的是他人為說明自己商品的特定信息而使用權利人的商标标識。指示性正當使用抗辯目前還未納入法律規範；而對于叙述性正當使用抗辯，我國2013年修訂的商标法第五十九條第一款、第二款中已對此作出規定。根據商标法的規定，注冊商标中含有本商品的通用名稱、圖形、型号，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量以及其他特點，或者含有的地名的，注冊商标專用權人無權禁止他人正當使用。可見，以正當使用本商品通用名稱進行不侵權抗辯，屬于叙述性正當使用抗辯的一種情形，法律适用的依據明确。關于該項不侵權抗辯的要點問題，筆者結合本案裁判作如下探析：

一、相關基礎理論

（一）被告使用的對象

部分觀點認為，在該抗辯中被告使用的對象不是商标，而僅是與權利人商标相同或者近似的符号；但也有部分觀點認為，該抗辯中被告是對權利人商标在第一含義的維度上進行使用。上述兩種觀點分歧的根源在于對商标的定義不同。在前者的語境裡，商标不同于符号，在叙述性含義上使用的符号不能稱之為商标；而在後者的語境裡，商标與符号密不可分，在第一含義與第二含義上使用的符号都可稱之為商标。在商标法上，僅具有第一含義的詞彙不得注冊為商标，即便獲得注冊，也應被宣告無效。根據本商品通用名稱與商标這種互不相容的關系來推斷，将被告使用的對象解釋為與權利人商标相同或近似的符号更合乎邏輯。

雖然在以本商品通用名稱所進行的正當使用抗辯中，被告使用的對象不是嚴格意義上的商标，但是，該類案件的裁判中，法院并不以被告行為不構成商标性使用為由直接否認被告侵權，而是先判斷被告行為是否符合商标法所規定的侵權構成要件，再審查其該項抗辯理由是否成立。該裁判思路源自正當使用作為抗辯權的法律定位。

（二）正當使用抗辯制度的合理性

早在上世紀40年代，美國的蘭哈姆法就出現了類似于正當使用抗辯的制度。TRIPS協議也規定了叙述性使用的例外。正當使用本商品通用名稱不視為侵犯商标權，是為了合理平衡商标權人、其他經營者、消費者三者之間的利益，形成公平競争的市場秩序。

首先，正當使用本商品通用名稱不會造成商品來源混淆，也不會造成商标權人的商譽貶損。本商品通用名稱屬于公共資源，不應被任何個人壟斷使用，否則，商标權人會通過獨占本商品通用名稱的方式獲得不當的競争優勢。其次，其他經營者使用本商品通用名稱是為了清楚地描述自己的商品信息，便捷地與消費者進行有效的溝通交流。如果其他經營者被迫尋找其他描述商品的替代方案，即便是可行的，也将付出額外的替換成本。再次，商品通用名稱是本類商品的共同名稱，其不具有商标所要求的顯著性，無法指向具體的商品提供者。允許其他經營者正當使用，并不會增加消費者購買商品的搜索成本。

二、關于抗辯适用的前提條件

注冊商标中含有本商品通用名稱，是該項不侵權抗辯制度适用的前提條件。判斷案件是否具備該适用前提的過程中，可能涉及如下法律問題：

（一）商品通用名稱的外延

商品通用名稱可以是商品的全稱，也可以是商品的簡稱、縮寫或者俗稱。根據最高人民法院《關于審理商标授權确權行政案件若幹問題的規定》第10條的規定，商品通用名稱又可分為法定的與約定俗成的兩類。不管是法定的還是約定俗成的商品通用名稱，均要強調是本商品的通用名稱。脫離特定的商品類别讨論商品通用名稱是毫無意義的，此類别商品上的通用名稱完全可能成為彼類别商品上具有顯著性的商标。

（二）商品通用名稱的判斷标準

關于約定俗成的商品通用名稱。對于約定俗成的商品通用名稱，其判斷标準就是相關公衆的普遍認知。此處的相關公衆，應延續商标法的一貫界定，指與商标所述标識的某類商品有關的消費者，以及與前述商品營銷有密切關系的其他經營者。因其他經營者與商标權利人存在競争關系，存在将任何商标均解讀為本商品通用名稱的利益驅動，而消費者的認知相對中立，故通常應以消費者的認知為主導。但凡事不可絕對化，譬如對消費市場在國外的商品，則主要考慮國内其他經營者的認知。

關于法定的商品通用名稱。對于法定的商品通用名稱，其直接的判斷标準是法律、國家标準、行業标準的規定。但該直接标準是否就是終極的判斷标準？在商标法領域，商品類别與商業标識的相同、近似，均是以相關公衆的認知作為判斷依據。對于争議标識是否系本商品的通用名稱，同理亦應如此，否則有違商标法關于認知标準的邏輯體系。但是，通常情況下，區分直接标準與終極标準并無意義。法律、國家标準、行業标準将某個标識規定為商品名稱，實質是對相關公衆已将其視為商品名稱這一既定事實的确認，兩項标準的結果是一緻的。并且，對于法律關于商品名稱的規定，法院并不能在民事侵權案件中直接做出與之相左的認定；當事人若認為其違背相關公衆的普遍認知，也隻能另尋他徑進行救濟。但是，假設因制定者的疏忽，使得國家标準、行業标準的規定脫離相關公衆的普遍認知，當事人是否可以通過提交相反證據推翻有關規定？對此尚存争議。根據标準化法的有關規定，标準的類型多樣，制定主體與發布流程亦各異，國家标準與行業标準在制定時考慮的主要是技術問題，故将其對于商品名稱的規定視為允許當事人反證推翻的法律推定事實的主張也并非毫無道理。

（三）商品通用名稱的判斷路徑與考量因素

當事人主張構成法定通用名稱的，通過查明相關法律或者标準規定的内容即可作出判斷；而對于主張構成約定俗成通用名稱的，如何查明相關公衆的普遍認知作出判斷則尤為不易。部分學者主張借鑒歐美國家的做法，通過進行消費者調查的方式查明該事實。[①]但是，我國的消費者調查機制尚不成熟，能否通過科學的調查方法形成有公信力的調查結果？并且，啟動覆蓋全國的消費者調查需要耗費不短的時間和不菲的金錢，在賠償預期不理想的情況之下，當事人又是否有動力開展此項調查？鑒于各種現實原因，該方式目前适用不多。法院通常是通過對諸多因素進行綜合考量，才能對相關公衆的普遍認知作出準确把握。

為證明争議标識構成商品通用名稱，被告通常會提交專業工具書、辭典、專業教科書、網絡百科的詞條、行業協會與政府機構發布的文件或出具的證明材料、新聞媒體的報道等作為證據。對于專業工具書與詞典的記載，相關司法解釋已明确其可以作為認定通用名稱的參考因素。至于其他幾類證據，不可簡單地一概予以否認，而應結合相關内容的形成程序、時間以及社會認可度，相關内容提供者的公信力、誠信記錄以及與案件當事人有無利害關系，相關内容與其他在案證據的印證情況等，來衡量其是否可以作為認定商品通用名稱的考量因素。例如本案中，二審法院參考了有“電子百科全書”之稱的百度百科的詞條内容，但對曾因大量制造虛假詞條被責令退市的“互動百科”詞條内容則未予采納。

此外，法院還可能考慮以下幾方面因素：其一，商品提供者是否唯一。如果訴争标識的商品有多家生産者提供，則該标識存在已演化為通用名稱的可能性。但這隻能作為參考因素之一，如果過于強調該因素的作用，就可能出現因侵權行為泛濫成災形成所謂的相對穩定的市場之後，商标權人反而不能獲得法律保護的不合理局面。有學者稱這種“相對穩定的市場”是侵權的後果，法院需要通過制止侵權正本清源，倘若反倒據之認定權利人商标為通用名稱，有本末倒置、是非颠倒之嫌。[②]其二，商标權人的主觀認知、使用方式以及維權情況。商标權人對于自身商标的錯誤認識、不當使用以及怠于通過維權肅清市場，可能導緻商标演化為通用名稱，故反過來其也可以成為判斷訴争标識是否演化為通用名稱的輔助因素。

三、關于抗辯成立的關鍵所在

即便注冊商标中含有本商品通用名稱，權利人仍有權在一定範圍内行使禁用權。其他人若在區分商品來源的維度上使用注冊商标中所包含的本商品通用名稱，仍然要依法給予否定性評價。相比于通用名稱這一前提條件，被告的不侵權抗辯能否成立，是否正當使用才是關鍵所在。因為認定被告不構成侵權的根源，不是權利人商标包含本商品通用名稱，而是其行為不具有法律上的可非難性。

（一）正當使用的内涵

此處所謂的正當使用，是指被告善意、合理地使用本商品的通用名稱。其包括三方面内涵：一是被告的主觀心态必須是出于善意，不能存有攀附他人商标、掠奪他人商譽的故意。主觀上是否善意，并非一律通過直接探究被告真實的内心世界得知，還可以通過被告外化的客觀行為予以推斷。二是被告的使用行為必須是合理的，不能超出介紹、描述商品類别的必要限度。商品通用名稱的使用如果是正确的，其必然是發揮介紹、描述商品類别的作用。一旦超過該限度，越界到商标使用，就不得再稱之為正當使用。三是未給權利人商标造成損害後果，例如普通商标的來源混淆、關聯關系混淆或者馳名商标的淡化等不良後果。

（二）判斷正當使用時需重點關注的三方面情況

第一，被告自身商标的使用情況。該情況包括但不限于：被訴侵權商品上是否還有其他可視為商标的标識；被告是否規範使用了自身的商标；被告自身商标的大小、位置是否合理以及是否因訴争标識過于突出以至于相關公衆以一般注意力難以覺察到被訴侵權商品上還存在被告自身的商标；被告是否用合适的方式對自身的商标與訴争标識作了區分，以避免消費者誤将訴争标識也視為被訴侵權商品的商标等。

第二，被告使用訴争标識的情況。即便是普通的純文字商标，識别商标也不僅僅隻考慮文字所傳達的含義，還包括與含義無涉的文字外觀，例如字體字号、排列方式、位置布局、文字顔色與搭配等。但相關公衆在區分此商品名稱與彼商品名稱時，考慮的基本僅為文字所傳達的含義。被告若是出于清楚叙述商品類别之目的，善意、合理使用權利人注冊商标中包含的本商品通用名稱，則被訴侵權标識中不僅不會含有為權利人商标所包含但與叙述被告商品類别無關的信息，也不會含有未被權利人商标所包含但可使得訴争标識與權利人商标相似程度更高且與叙述被告商品類别無關的信息。

第三，被告行為所引發的後果。在特殊情形下，即便被告完全依照前述所列方式合理使用權利人商标中含有的本商品通用名稱，還是無法避免相關公衆混淆商品來源的後果。因此，将後果作為一項獨立的因素，從确保理論周延的角度來說，是具有必要性的。至于被告行為是否造成了權利人商标商譽被損害的後果，則需查明是否已經發生或可能發生商品來源混淆、關聯關系混淆或者馳名商标淡化的情況。若已經認定被告使用的是通用名稱，在認定混淆可能性或淡化可能性時應注意與商标侵權判定的不同。此時需排除由标識相同或者相似推定存在混淆或者淡化可能性的裁判路徑，否則就會再次将判定的前提由使用本商标通用名稱轉化為使用商标，從而陷入邏輯混亂之中。

（案例刊登于《人民司法》2020年第17期）

[①]金海軍：“商标與通用名稱問題的消費者調查方法——實證與比較”，載《暨南學報（哲學社會科學版）》2013年第10期。

[②]馮曉青：“商标通用名稱化及相關侵權問題研究——以‘金絲肉松餅’商标侵權糾紛為考察對象”，載《政法論從》2015年第3期。

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