來源：上海浦東法院

上海市浦東新區人民法院知識産權司法保護十佳案例（2019）第七例

裁判要旨

為結束權利人侵權警告所帶來不穩定的法律狀态，被警告人在受到了内容明确的侵權警告，權利人在催告後合理期間仍未啟動争議解決程序，合法權益因此受損的情況下，可以提起确認不侵權之訴。權利人基于商标侵權警告，要求被警告人撤回商标注冊申請并停止商标侵權的，僅對被警告人商标注冊向國家商标注冊審查機構提出異議，而未對商标侵權提交糾紛争議解決機構的，其注冊異議行為不構成商标确認不侵權之訴的阻卻事由。

推薦理由

确認不侵權之訴是為了規制權利濫用現象出現的新類型案件。本案被告是酒店行業的世界知名企業，濫發侵權警告函而又怠于向法院起訴，本案原告雖系國内小微民營企業，但其面對美國公司的商業威脅積極應對、主動維權，獲得法院依法支持，美國公司在法院判決生效後也主動履行了賠償。法院通過該案判決明确了商标确認不侵權之訴的受理條件和審查标準，有利于盡快結束法律關系的不穩定狀态，維護穩定的市場秩序和法治化營商環境。

【案情】

原告上海螞蟻天地投資管理有限公司（以下簡稱螞蟻公司）。

被告馬裡奧特環球公司（以下簡稱馬裡奧特公司）。

原告螞蟻公司在上海第一八佰伴三樓設有名為“ANTSCOFFEE”的咖啡館，該咖啡館使用了一螞蟻圖文商标，該商标螞蟻頭上的觸角含有“ac”二字，并且與螞蟻公司所有的第21009044号商标有細微的差别。被告馬裡奧特公司于2013年11月13日向商标局申請了第13533057号和第13533058号商标，指定的服務為第43類飯店等，均于2015年10月21日核準注冊。2017年12月5日，被告馬裡奧特公司向原告螞蟻公司發送律師函稱，原告使用的商标中元素“ac”與其注冊的AC系列商标在讀音、含義上相同，外觀相近似，容易造成市場混淆。要求原告停止使用該含有“ac”元素的商标。螞蟻公司認為，原、被告的商标在不同且不類似的服務上使用，商标本身也不相同及不相似，被告的商标在中國知名度不高，不足以導緻混淆。并該侵權警告函導緻原告能否使用該商标處于不确定狀态，直接影響到原告的經營行為，故螞蟻公司于2018年1月9日向馬裡奧特公司發送催告函，要求馬裡奧特公司在收到該函件之日起一個月内發函撤銷對自己的侵權警告，或向法院提起民事訴訟。但馬裡奧特公司收到該函件後，未在指定期限内起訴，也未撤回侵權警告。故而螞蟻公司向浦東法院提起了确認不侵權之訴。被告馬裡奧特公司辯稱，首先，本案不符合确認商标不侵權之訴的受理條件。被告向原告發送的函件是商業溝通函，不是侵權警告函。且在原告的被控侵權商标申請注冊過程中，被告已經及時提出商标異議。其次，即使本案符合确認商标不侵權的受理條件，原告在咖啡館上“使用”涉案商标，也構成了對被告第13533057号及第13533058号商标的侵害。所以，其認為本案不構成确認不侵權之訴，應予駁回起訴。

【裁判】

上海市浦東新區人民法院經審理認為，原告提起本案确認不侵權之訴符合起訴的條件。首先，被告的函件明确要求原告履行的行為包括兩項：撤回商标注冊和停止在相關服務上“使用”被控侵權商标。撤回商标注冊是從商标行政确權授權的角度，解決的是商标是否可以獲準注冊并獲得專有使用權的問題。停止“使用”被控侵權商标是從民事侵權責任的角度，解決的是被控侵權商标是否可以繼續使用的問題。而且被告怠于向法院行使訴權，造成原告行為是否侵害被告商标權的法律關系不明。此種不确定的狀态很可能會影響原告今後的生産經營，造成利益受損。故原告确有必要向本院提出确認不侵權之訴，以結束不确定的法律關系狀态，保障原告今後正常的經營活動。原告提起本案确認不侵權之訴符合起訴的條件。其次，關于原告的标識使用是否侵犯被告注冊商标權。與被告的第13533057号和第13533058号相比，原告的商标系圖形 字母組合方式。整體觀之，該商标近似頭部突出放大的螞蟻造型。其中，螞蟻頭部的左眼系英文小寫字母“a”，右眼與螞蟻身體結合為英文單詞coffee，直接表明該商标使用的商品或服務範圍系咖啡。雖然螞蟻頭部的兩個眼睛确系小寫英文字母ac，但以一般消費者的注意力，不會将ac合并作為一個英文簡稱看待，而是将ac看成螞蟻的兩個眼睛，且c與後附的offee完成組合成為咖啡的英文單詞。被告的商标系純字母組合，“AC”為兩個字母組合，無特殊含義，亦非通用詞彙的簡稱，“HOTEL”表明該商标使用的服務範圍系酒店。兩個商标相比，僅從英文單詞上即可輕松區分商品或服務範圍有差異，更不用說兩個商标的顯著部分，一個為螞蟻頭部的圖案造型，一個為純字母組合。故兩個商标标識不同且不近似。原告的标識使用行為，不構成對被告注冊商标的侵權。法院最終支持原告的訴訟請求并對于原告支出的合理費用進行了判賠。本案判決後，雙方均未上訴。

案号：（2018）滬0115民初17008号

合議庭：孫闫（審判長）、林新建（人民陪審員）、範靖（人民陪審員）

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